Markenanmeldung Fehlgeschlagen, Lösungen

Sehr geehrter Herr Vitale,

ich gehe davon aus, dass Sie die Wortmarke „Mr. Bear Europe“, wie schon bei den vorausgegangenen Anmeldeversuchen, für die Nizzaklassen 16 und 21 mit folgendem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis angemeldet haben:

Klasse(n) Nizza 16: Poster aus Papier
Klasse(n) Nizza 41: Durchführung von Live-Veranstaltungen; Durchführung von Schönheitswettbewerben; Organisation von Schönheitswettbewerben

Das DPMA hat Ihnen nunmehr mitgeteilt, dass Sie mit einer (Teil-) Zurückweisung rechnen müssen, weil die angemeldete Wortmarke keine Unterscheidungskraft besitze und ein tatsächlich feststellbares Freihaltungsbedürfnis an dem angemeldeten Zeichen bestehe.

Soweit Sie die Marke für die Warenklasse 21 – Durchführung von Schönheitswettbewerben; Organisation von Schönheitswettbewerben- angemeldet haben, ist diese Einschätzung des DPMA nicht zu beanstanden:

1. Eintragungshindernis der mangelnden Unterscheidungskraft, § 8 II Nr. 1 MarkenG
   
   Gemäß § 8 II Nr. 1 MarkenG können Zeichen, die keine Unterscheidungskraft aufweisen, nicht als Marke eingetragen werden. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen, wenn ihr für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie in Anspruch genommen wird, kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (stdg. Rspr., BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice.). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist einerseits auf die in Anspruch genommenen Waren, andererseits auf die vermutete Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittverbrauchers dieser Waren abzustellen (EuGH GRUR 2003, 604, 605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2). Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK; GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard
   
   Der maßgebliche Durchschnittsverbraucher Ihres Angebots, also der durchschnittliche schwule Szenegänger, wird in der von Ihnen als Marke angemeldeten Wortkombination unschwer einen Gesamtbegriff erkennen, der einen europäischen Schönheitswettbewerb für bärtige bzw. stärker behaarte und gebaute Männer bezeichnen soll. Der begriffsbestandteil „Mr.“ bezeichnet nicht nur einen Mann, sondern insbesondere auch einen Schönheitskönig; „bear“ ist der in der Schwulenszene übliche Begriff für einen bärtigen bzw. behaarten  und stark gebauten Mann, der dies gleichsam offensiv lebt und sich damit selbstbewusst vom gängigen Schönheitsideal abhebt.
   
   Für die angesprochenen Verkehrskreise hat die von Ihnen als Marke angemeldete Wortkombination „Mr. Bear Europe“ daher einen rein beschreibenden Begriffsinhalt; der Eintragung der Wortmarke „Mr. Bear Europe“ steht- soweit die Eintragung für die Organisation und Durchführung von Schönheitswettbewerben begehrt wird- tatsächlich das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 II Nr. 1 MarkenG.
    
2. Freihaltungsbedürfnis, § 8 II Nr. 2 MarkenG
   
   § 8 II Nr. 2 MarkenG verbietet zum Schutz der Mitbewerber die Eintragung einer Marke, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche zur Beschreibung der jeweils beanspruchten Ware bzw. Dienstleistung dienen können.  Da die Wortkombination „Mr. Bear Europe“ in Beziehung auf die Organisation und Durchführung von Schönheitswettbewerben ausschließlich beschreibenden Charakter hat, besteht ein sog. Freihaltungsbedürfnis an dem Zeichen bzw. der Wortkombination zugunsten bzw. zum Schutz von Mitbewerbern.
    
3. Zwischenergebnis:
   
   Die Wortmarke „Mr. Bear Europe“ kann für die Organisation und Durchführung von Schönheitswettbewerben nicht eingetragen werden. Sie sollten daher das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis insoweit beschränken und die Anmeldung für die Organisation und Durchführung von Schönheitswettbewerben zurücknehmen. Es verbleibt dann die Markenanmeldung für „Poster aus Papier“ (Nizzaklasse 16) und die „Durchführung von Live-Veranstaltungen“ (Nizzaklasse 21), was für Sie sicherlich nicht befriedigend ist, weil Sie die Marke zur Absicherung Ihres Kerngeschäftes brauchen.
    
4. Markenanmeldung für die Durchführung und Organisation von Schönheitswettbewerben
   
   Mit einer reinen Wortmarke können Sie ihr Kerngeschäft also nicht absichern. Sie müssen die fehlende Unterscheidungskraft des Wortzeichens durch eine zusätzliche grafische Gestaltung wettmachen und sodann eine sog. Wort-/ Bild-Marke anmelden. Das bedeutet, Träger der Unterscheidungskraft ist alleine der Design-Bestandteil der Marke. Dies hat zur Folge, dass aus dem Wortbestandteil der Marke heraus nicht gegen ähnliche Zeichen vorgehen können.
   
   Die Marke muss also aus dem Wortzeichen „Mr. Bear Europe“ und einem besonderen Design bestehen, das seinerseits so beschaffen sein muss, dass es das Zeichen über das Eintragungshindernis des § 8 II Nr. 1 MarkenG hebt. Eine besondere Schriftart oder eine „werbeübliche“ Grafik vermag das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft indes nicht zu überwinden. Auch die grafische Darstellung der zu schützenden Ware oder Dienstleistung hebt das Zeichen nicht über die Hürde des § 8 II Nr.1 MarkenG. Wenn Sie also einen bärtigen Mann zusammen mit dem Schriftzug „Mr. Bear Europe“ vor einer Europa-Flagge abbilden, wird die Eintragung der Marke an § 8 II Nr. 1 MarkenG scheitern. Ggf. müsste man mit einem stilisierten Bären arbeiten. Sie sollten hier aber einen versierten Designer dransetzen, der jede "platte" Bildsprache vermeidet und dennoch Ihr Angebot abbilden kann.
   
   Zur Frage, für welche Waren und Dienstleistungen bzw. Nizzaklassen sie anmelden sollten:
   
    

1. Weiteres Vorgehen
    
   1. Beschränkung des Waren – und Dienstleistungsverzeichnisses für die bereits angemeldete Wortmarke „Mr. Bear Europe“, d.h. sie nehmen die Anmeldung in Beziehung auf die „Organisation  und Durchführung von Schönheitswettbewerben“ zurück.
       
   2.  Erarbeitung einer Wort-/Bild-Marke, die unterscheidungskräftig ist.
       
   3. Anmeldung dieses Zeichens als Wort-/Bild-Marke
       
      • i. entweder beim Deutschen Patent- und Markenamt als deutsche Marke, oder
         
      • ii. beim EUIPO in Alicante als EU-Marke.

Ich bedaure, dass ich Ihne keinen besseren Bescheid gegen kann. Allerdings halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass ein guter Designer ein unterscheidungskräftiges Design für eine Wort-/Bild-Marke erarbeiten kann, die dann auch eintragungsfähig ist.

Mit freundlichen Grüßen / Yours sincerely

Claudia Nassibulin MBA

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