Fragen zu Markenrecht

Sehr geehrte Mandantin,

zu Ihrer Anfrage nehme ich Stellung wie folgt:

1. In einem ersten Schritt ist zu klären, auf welche rechtlichen Grundlagen das Unternehmen ein etwaiges Herausgabe- , Löschungs- oder Unterlassungsverlangen in Beziehung auf die Domain stützen könnte:

• Unterlassungsanspruch nach dem §§ 14, 4 MarkenG
  
  Wird ein markenrechtlich geschütztes Zeichen durch einen Dritten – in einer Domain oder i n sonstiger Weise– in unbefugter Weise im geschäftlichen Verkehr benutzt, so hat der Rechtsinhaber hiergegen Unterlassungsansprüche aus dem Markengesetz. Im konkreten Fall ist das Zeichen „T.“ als deutsche Wortmarke zugunsten der Gesellschaft geschützt. Daneben ist dieses Zeichen aber auch als Unionsmarke (Wortmarke) zugunsten eines Gesellschafters geschützt. Sie benutzen dieses Zeichen als Bestandteil Ihrer Domain auch unstreitig im geschäftlichen Verkehr für den Vertrieb von Waren/Dienstleistungen, die mit denen identisch sind, für die das Zeichen Schutz genießt, sodass grundsätzlich ein Fall des § 14 II Nr.1 MarkenG  https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/__14.html vorliegen könnte.
  
  Sie benutzen das geschützte Zeichen aber derzeit nicht „ohne Zustimmung des Rechteinhabers“, wie es § 14 II Nr. 1 MarkenG verlangt. Sie betreiben den Shop im Rahmen Ihrer Partnerschaft mit T. mit Wissen und Willen des Unternehmens seit mehreren Jahren. T. hat die Vertriebspartnerschaft meines Wissens bisher auch noch nicht beendet, sodass die Zustimmung zur Benutzung des geschützten Zeichens im geschäftlichen Verkehr auch nicht als widerrufen angesehen werden kann. Ein Unterlassungsanspruch nach §§ 14 II Nr. 1, 4 MarkenG besteht deshalb derzeit nicht.
  
  Die Situation ist dann anders zu beurteilen, wenn Sie oder das Unternehmen die Vertriebspartnerschaft wirksam beenden und Sie den Shop – mit anderen Produkten- weiter betreiben sollten. Hier könnte dem Unternehmen ein Unterlassungsanspruch aus §§ 14 II Nr. 3, 4 MarkenG wegen sog. Rufausbeutung zustehen. Dass Sie rechtmäßige Inhaberin der Domain sind, vermag den Unterlassungsanspruch des Unternehmens in diesem Fall nicht abzuwehren:
  
  Die Schutznormen des Markenrechts- dies ist einhellige Ansicht in Rechtsprechung und Literatur- überlagern das Domainrecht mit der Konsequenz, dass sie auch dann Anwendung finden, wenn die Vergabe der Webadresse durch die zentrale Registrierungsstelle in Deutschland (DENIC) ordnungsgemäß erfolgt ist. Dort ist nach dem Prioritätsprinzip einzig erforderlich, dass eine gleichlautende Domain noch nicht existiert, eine marken – oder sonstige kennzeichnungsrechtliche Prüfung findet nicht statt. Sobald also eine Marke existiert, liegt die maßgebliche Voraussetzung der Unterlassungsansprüche nach §§ 14, 4 MarkenG vor. Der Markenrechtsinhaber kann dann die Nutzungsunterlassung der geschäftlich genutzten, mit der Marke identischen Internetadresse verlangen; das markenrechtlich geschützte Zeichen gewährt das gegenüber der Domain das  „bessere Recht“.
   
• Unterlassungs- und Löschungsanspruch nach § 12 BGB
  
  Daneben könnte die die T. GmbH auch einen Unterlassungs- und sogar Löschungsanspruch in Beziehung auf die Domain aus dem allgemeinen Namensrecht nach § 12 BGB https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__12.html gegen Sie geltend machen.
  
  § 12 BGB schützt umfassend Identitätsinteressen und will gewährleisten, dass jede Entität, die im Rechtsverkehr als selbstständiges Gebilde auftritt, sich durch die Namensgebung von anderen Entitäten unterscheiden und abgrenzen kann. Vorausgesetzt wird also namensmäßige Unterscheidungskraft der Bezeichnung von Hause aus oder durch Verkehrsgeltung. § 12 BGB schützt dabei sowohl die Identitätsinteressen von natürlichen wie auch von juristischen Personen. Nach dieser Vorschrift kann der berechtigte Namensträger also gegen denjenigen vorgehen, der unbefugt den gleichen Namen gebraucht und dadurch das Interesse des Berechtigten an der Namensführung verletzt. Zu den nach § 12 BGB geschützten Namen gehört dabei auch die Geschäftsbezeichnung i.S.d. § 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG.
  
  Das Zeichen „ T.“ vermittelt hier nach meinem Dafürhalten durchaus eine namensmäßige Unterscheidungskraft zugunsten der T. GmbH, sodass sich das Unternehmen grundsätzlich auf § 12 BGB berufen kann.

Hinzukommen muss nach § 12 BGB aber eine Interessensbeeinträchtigung des Anspruchsstellers. Eine solche Interessensbeeinträchtigung liegt typischerweise bei einer Zuordnungsverwirrung auf Seiten der Internetnutzer vor. Eine solche Zuordnungsverwirrung auf Seiten der Internetnutzer durch die Benutzung des Zeichens „ T.“ im Rechtsverkehr besteht ebenfalls, denn eine Reihe von Nutzern wird die Domain für eine Shop halten, den die T. GmbH betreibt.

Sie benutzen das durch § 12 BGB geschützte Zeichen aber derzeit noch nicht unbefugt, denn – wie oben bereits dargelegt- betreiben Sie den Shop unter der streitgegenständlichen Domain mit Wissen und jahrelanger Duldung durch den Rechtsinhaber als dessen Vertriebspartnerin. Die T. GmbH kann deshalb derzeit keinen Anspruch aus § 12 BGB geltend machen.

Dies wird sich allerdings dann zugunsten des Unternehmens ändern, wenn die Vertriebspartnerschaft endet und Sie die Domain aufrechterhalten- und zwar ganz gleich, ob Sie unter dieser Domain im Rechtsverkehr auftreten oder nur die Registrierung der Domain auf Sie beibehalten, aber unter der Domain keinen Shop mehr betreiben. In beiden Fällen greift der Schutz des § 12 BGB zugunsten der T. GmbH, denn anders als der markenrechtliche Unterlassungsanspruch setzt der Unterlassungsanspruch aus § 12 BGB nicht den Gebrauch des geschützten Zeichens „im geschäftlichen Verkehr“ voraus. Die Registrierung der Domain auf Sie vermittelt Ihnen im Übrigen keine Rechtsposition, um diesen Anspruch abwehren zu können. So hat das OLG Hamm im Urteil vom 18. Januar 2005, Az.: 4 U 166/04 ausgeführt:

"Durch die Anmeldung der Domain wird nur eine Rechtsbeziehung zur Registrierungsstelle begründet. Dem Anmelder wird damit die Möglichkeit eröffnet, Informationen unter dieser zugeteilten Adresse im Internet bereitzustellen. Soweit keine Kennzeichenschutzvorschriften eingreifen, fehlt es an Normen, die diese Zugangsmöglichkeit schützen. Damit fehlt es auch an einer gesetzlichen Grundlage, die Dritten Eingriffe in diese Zugangsposition generell verbietet."

• Ergebnis:
  
  Derzeit hat die T. GmbH weder einen markenrechtlichen, noch einen namensrechtlichen Anspruch gegen Sie, mittels dessen sie Sie zur Übertragung der Domain an Sie bewegen könnte. Dies kann das Unternehmen aber dadurch ändern, dass es die Vertriebspartnerschaft mit Ihnen beendet und sodann mindestens aus § 12 BGB gegen Sie vorgeht.
   

2.  Weiteres Vorgehen

Wenn das Unternehmen im Rahmen seiner Markenstrategie Domains, die zu einer Zuordnungsverwirrung der Kunden führen können, an sich ziehen möchte- und darauf deutet das Ansinnen, die Domain von Ihnen zu erwerben hin- kann es die entsprechenden Vertriebspartnerschaften beenden und sodann aus § 14 MarkenG oder § 12 BGB gegen den Domaininhaber vorgehen. Der Anspruch aus § 12 BGB setzt dabei noch nicht einmal voraus, dass das geschützte Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wird. Die bloße Aufrechterhaltung der Domainregistrierung reicht aus, damit der Anspruch aus § 12 BGB greift. Ihr Verhandlungsspielraum schrumpft in dieser Situation auf Null. Es ist deshalb ratsam, die Übertragung der Domain auf das Unternehmen gegen eine entsprechende Entschädigung bereits jetzt zu verhandeln, da die Geschäftsbeziehung noch besteht und von beiden Seiten auch weite geführt werden soll.


Ich bedaure, dass ich Ihnen keinen besseren Bescheid geben kann. Für Rückfragen stehe ich Ihnen aber jederzeit gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Nassibulin MBA

Rechtsanwältin + Wirtschaftsmediatorin